Registro de Nomes Civis como Marca

por Deborah Portilho
Revista UPpharma nº 137, ano 35, Jan/Fev de 2013

Não existe um dispositivo na Lei da Propriedade Industrial Nº 9.279/96 (LPI) que preveja, de forma direta, a possibilidade de registro de nomes civis, de família, pseudônimos, apelidos famosos e de similares como marca. Na realidade, essa possibilidade é inferida pelas ressalvas feitas pelo legislador nos incisos XV e XVI do artigo 124 da LPI, o qual estabelece que:

Art. 124. Não são registráveis como marca:
(…)
XV – nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
XVI – pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; (grifamos)

Entretanto, como será visto adiante, a análise a ser feita pelo Examinador do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para determinar se tais nomes são registráveis como marca não pode, de forma alguma, ficar restrita aos dois incisos citados acima.

Observe-se que, para qualquer nome civil, de família, patronímico, pseudônimo, apelido notoriamente conhecido etc. que seja levado a registro perante o INPI, a primeira verificação que será feita pelo Examinador é se esse nome é do próprio requerente ou se ele tem autorização para registrá-lo. Em caso negativo, o Examinador indeferirá o pedido de registro com base nos mencionados incisos XV ou XVI.

Mas o que aconteceria no caso de o nome ser, de fato, do próprio requerente ou estivesse sendo levado a registro com sua autorização e já existisse um nome igual ou muito semelhante, anteriormente registrado como marca, para identificar produtos/serviços iguais ou afins? Será que, pelo fato de o nome ser realmente do próprio titular, conforme previsto nas ressalvas dos incisos em questão, o Examinador concederia o registro automaticamente?

Citemos como exemplo um nome civil famoso já registrado como marca, mas relativamente comum, como “Cláudia Leite”(1). Certamente, além da cantora, existem no Brasil outras Cláudias com o mesmo sobrenome Leite. Assim, se uma delas também quisesse registrar seu nome como marca, para identificar, por exemplo, “serviços de Marketing”, será que o Examinador do INPI concederia o registro? Em outras palavras, será que a ressalva contida no inciso XV do art. 124 garantiria também a uma homônima da cantora o direito de ter seu nome – CLÁUDIA LEITE – registrado como marca para serviços na área de Marketing?

Bem, em vista da existência das citadas ressalvas, a experiência tem demonstrado que a tendência é que as respostas sejam no sentido de que a homônima também poderia ter seu nome registrado (e é provável que a maioria dos que estão lendo este texto respondam igualmente de forma afirmativa). Afinal, se é o nome da própria pessoa e se a lei prevê essa possibilidade (por meio das ressalvas), por que o Examinador haveria de negar o registro?

Apesar da aparente lógica, na situação hipotética da marca CLÁUDIA LEITE para serviços de Marketing, em nome de uma homônima da cantora, o INPI negaria o registro, sim. Isso porque os citados incisos XV e XVI não podem ser interpretados como uma previsão legal para que o Examinador conceda o registro do nome/apelido notório da própria pessoa, de forma automática. E nem poderia ser de outro modo, pois o objetivo do artigo 124 não é o de estabelecer o que pode ser registrado como marca; mas, ao contrário, indicar os sinais que não são registráveis. Assim, como a possibilidade de registro desses nomes está prevista nesses incisos apenas de forma indireta, como exceção (“salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores”), o Examinador não está obrigado a deferir pedidos de registros de nomes civis, patronímicos etc. de forma incondicional.

Além disso, como mencionado inicialmente, a análise de registrabilidade que é feita pelo Examinador não pode ficar restrita aos citados incisos XV e XVI. Com efeito, é sua obrigação verificar se a marca pleiteada não infringe qualquer outro dispositivo legal da LPI, em especial o inciso XIX (2), do mesmo artigo 124. Ou seja, é imprescindível que o Examinador verifique se o nome em questão não é passível de confusão ou de associação com qualquer outro nome anteriormente registrado (ou mesmo depositado), que identifique produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.

Desta forma, no caso hipotético da marca da homônima Cláudia Leite, o INPI não poderia conceder o novo registro em vista da existência dos registros anteriores que protegem as marcas CLÁUDIA LEITE e CLÁUDIA LEITTE da famosa cantora baiana, para identificar serviços afins aos de Marketing. Mas, então, qual seria a solução para que a homônima pudesse ter seu nome civil registrado como marca? Nesse caso, havendo identidade das marcas, aliada à possibilidade de confusão ou de associação entre as atividades de ambas, seria necessário acrescentar um terceiro nome para tornar a nova marca suficientemente distinta da marca CLÁUDIA LEITE, anteriormente registrada.

Trazendo a discussão para a realidade farmacêutica, é importante mencionar que a mesma regra do acréscimo de um nome é aplicável. Como existem vários medicamentos identificados por marcas formadas por nomes próprios, tais como ANNITA® (FQM), DIANE® (Bayer), YASMIN® (Bayer), DIVA® (Mabra) e SCOTT® (GSK), é possível que uma pessoa com um desses nomes queira registrá-lo como marca. Assim, se, por exemplo, uma pessoa chamada Diane quiser registrar seu nome como marca e se os produtos/serviços a serem identificados por essa nova marca DIANE forem passíveis de ser confundidos ou associados com o medicamento homônimo da Bayer, será necessário que a ele seja acrescido outro nome que torne a marca nova suficientemente distinta da anteriormente registrada.

Como se verifica, sendo o nome do próprio, a análise do Examinador passará necessariamente pelos incisos XV e XVI a fim de confirmar essa condição, mas a registrabilidade do nome como marca só será efetivamente determinada após a verificação da sua não incidência no inciso XIX. Assim, independentemente de ser o nome ou apelido notoriamente conhecido da própria pessoa, é preciso que ela esteja ciente de que ele só poderá ser registrado se não for passível de confusão ou de associação com uma marca alheia anteriormente registrada, a qual pode ser o seu próprio nome já registrado por um homônimo. A situação pode parecer improvável, mas certamente não é impossível.

Notas:
(1) A cantora tem seu nome registrado tanto como CLÁUDIA LEITE, quanto como CLÁUDIA LEITTE (com dois “T”s), este nas formas nominativa e mista, para identificar serviços de shows, eventos, produções artísticas, propaganda, publicidade, dentre outros.
(2) Art. 124. Não são registráveis como marca:
(…)
XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

©Deborah Portilho – dezembro 2012

Registro de Nomes Civis como Marca

por Deborah Portilho
Revista UPpharma nº 137, ano 35, Jan/Fev de 2013

Não existe um dispositivo na Lei da Propriedade Industrial Nº 9.279/96 (LPI) que preveja, de forma direta, a possibilidade de registro de nomes civis, de família, pseudônimos, apelidos famosos e de similares como marca. Na realidade, essa possibilidade é inferida pelas ressalvas feitas pelo legislador nos incisos XV e XVI do artigo 124 da LPI, o qual estabelece que:

Art. 124. Não são registráveis como marca:
(…)
XV – nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
XVI – pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; (grifamos)

Entretanto, como será visto adiante, a análise a ser feita pelo Examinador do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para determinar se tais nomes são registráveis como marca não pode, de forma alguma, ficar restrita aos dois incisos citados acima.

Observe-se que, para qualquer nome civil, de família, patronímico, pseudônimo, apelido notoriamente conhecido etc. que seja levado a registro perante o INPI, a primeira verificação que será feita pelo Examinador é se esse nome é do próprio requerente ou se ele tem autorização para registrá-lo. Em caso negativo, o Examinador indeferirá o pedido de registro com base nos mencionados incisos XV ou XVI.

Mas o que aconteceria no caso de o nome ser, de fato, do próprio requerente ou estivesse sendo levado a registro com sua autorização e já existisse um nome igual ou muito semelhante, anteriormente registrado como marca, para identificar produtos/serviços iguais ou afins? Será que, pelo fato de o nome ser realmente do próprio titular, conforme previsto nas ressalvas dos incisos em questão, o Examinador concederia o registro automaticamente?

Citemos como exemplo um nome civil famoso já registrado como marca, mas relativamente comum, como “Cláudia Leite”(1). Certamente, além da cantora, existem no Brasil outras Cláudias com o mesmo sobrenome Leite. Assim, se uma delas também quisesse registrar seu nome como marca, para identificar, por exemplo, “serviços de Marketing”, será que o Examinador do INPI concederia o registro? Em outras palavras, será que a ressalva contida no inciso XV do art. 124 garantiria também a uma homônima da cantora o direito de ter seu nome – CLÁUDIA LEITE – registrado como marca para serviços na área de Marketing?

Bem, em vista da existência das citadas ressalvas, a experiência tem demonstrado que a tendência é que as respostas sejam no sentido de que a homônima também poderia ter seu nome registrado (e é provável que a maioria dos que estão lendo este texto respondam igualmente de forma afirmativa). Afinal, se é o nome da própria pessoa e se a lei prevê essa possibilidade (por meio das ressalvas), por que o Examinador haveria de negar o registro?

Apesar da aparente lógica, na situação hipotética da marca CLÁUDIA LEITE para serviços de Marketing, em nome de uma homônima da cantora, o INPI negaria o registro, sim. Isso porque os citados incisos XV e XVI não podem ser interpretados como uma previsão legal para que o Examinador conceda o registro do nome/apelido notório da própria pessoa, de forma automática. E nem poderia ser de outro modo, pois o objetivo do artigo 124 não é o de estabelecer o que pode ser registrado como marca; mas, ao contrário, indicar os sinais que não são registráveis. Assim, como a possibilidade de registro desses nomes está prevista nesses incisos apenas de forma indireta, como exceção (“salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores”), o Examinador não está obrigado a deferir pedidos de registros de nomes civis, patronímicos etc. de forma incondicional.

Além disso, como mencionado inicialmente, a análise de registrabilidade que é feita pelo Examinador não pode ficar restrita aos citados incisos XV e XVI. Com efeito, é sua obrigação verificar se a marca pleiteada não infringe qualquer outro dispositivo legal da LPI, em especial o inciso XIX (2), do mesmo artigo 124. Ou seja, é imprescindível que o Examinador verifique se o nome em questão não é passível de confusão ou de associação com qualquer outro nome anteriormente registrado (ou mesmo depositado), que identifique produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.

Desta forma, no caso hipotético da marca da homônima Cláudia Leite, o INPI não poderia conceder o novo registro em vista da existência dos registros anteriores que protegem as marcas CLÁUDIA LEITE e CLÁUDIA LEITTE da famosa cantora baiana, para identificar serviços afins aos de Marketing. Mas, então, qual seria a solução para que a homônima pudesse ter seu nome civil registrado como marca? Nesse caso, havendo identidade das marcas, aliada à possibilidade de confusão ou de associação entre as atividades de ambas, seria necessário acrescentar um terceiro nome para tornar a nova marca suficientemente distinta da marca CLÁUDIA LEITE, anteriormente registrada.

Trazendo a discussão para a realidade farmacêutica, é importante mencionar que a mesma regra do acréscimo de um nome é aplicável. Como existem vários medicamentos identificados por marcas formadas por nomes próprios, tais como ANNITA® (FQM), DIANE® (Bayer), YASMIN® (Bayer), DIVA® (Mabra) e SCOTT® (GSK), é possível que uma pessoa com um desses nomes queira registrá-lo como marca. Assim, se, por exemplo, uma pessoa chamada Diane quiser registrar seu nome como marca e se os produtos/serviços a serem identificados por essa nova marca DIANE forem passíveis de ser confundidos ou associados com o medicamento homônimo da Bayer, será necessário que a ele seja acrescido outro nome que torne a marca nova suficientemente distinta da anteriormente registrada.

Como se verifica, sendo o nome do próprio, a análise do Examinador passará necessariamente pelos incisos XV e XVI a fim de confirmar essa condição, mas a registrabilidade do nome como marca só será efetivamente determinada após a verificação da sua não incidência no inciso XIX. Assim, independentemente de ser o nome ou apelido notoriamente conhecido da própria pessoa, é preciso que ela esteja ciente de que ele só poderá ser registrado se não for passível de confusão ou de associação com uma marca alheia anteriormente registrada, a qual pode ser o seu próprio nome já registrado por um homônimo. A situação pode parecer improvável, mas certamente não é impossível.

Notas:
(1) A cantora tem seu nome registrado tanto como CLÁUDIA LEITE, quanto como CLÁUDIA LEITTE (com dois “T”s), este nas formas nominativa e mista, para identificar serviços de shows, eventos, produções artísticas, propaganda, publicidade, dentre outros.
(2) Art. 124. Não são registráveis como marca:
(…)
XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

©Deborah Portilho – dezembro 2012