Os Slogans e as Exigências do INPI: cumprir ou não cumprir, eis a questão

por Deborah Portilho
Revista UpPharma, nº 107, ano 31, Set./Out. 2008

O antigo Código da Propriedade Industrial (Lei 5.772/71), que vigorou até maio de 1997, previa um registro específico para slogans e expressões de propaganda. Entretanto, a atual Lei da Propriedade Industrial (LPI, Lei 9.279/96) não só aboliu esse registro, como também determinou o arquivamento de todos os pedidos em andamento e a não prorrogação dos registros existentes. Além disso, a LPI proibiu expressamente, em seu artigo 124, VII, que sejam registrados, como marca, sinais ou expressões empregadas apenas como meio de propaganda.

Cabe esclarecer que o objetivo aqui não é debater a essência desse dispositivo legal, mas sim discutir o que as empresas têm feito para proteger seus slogans e como a questão vem sendo tratada pelo INPI.

Assim que a LPI entrou em vigor, o INPI passou a indeferir os pedidos de registro de marca que contivessem expressão de propaganda e as empresas foram então orientadas a registrar os slogans em cartório. Contudo, essa opção não vingou, já que, apesar de o registro ser público, ele não é divulgado para possíveis manifestações de terceiros, nem para consulta em uma base de dados como a do INPI.

Outra opção foi o registro de slogans como parte de uma publicidade perante o Escritório de Direito Autoral da Fundação Biblioteca Nacional. Apesar de o registro de slogans não ser permitido, se eles estiverem contidos em uma publicidade registrada perante o citado órgão, estarão indiretamente protegidos. Todavia, essa também não era a melhor solução uma vez que não protegia os slogans por si sós.

Em vista dessas dificuldades e com o objetivo de proteger as criações das agências de propaganda – o que inclui os slogans – a Associação Brasileira da Propaganda (ABP) criou a Entidade Depositária da Criação de Propaganda. O material criado é enviado a ABP, em envelope lacrado, o qual é guardado por 6 meses, prorrogáveis por mais 6 meses. Caso haja necessidade de comprovação da anterioridade da criação, o envelope é enviado ao Conar ou ao Judiciário. Entretanto, como o depósito na ABP é por apenas um ano, os slogans ficam sem proteção após esse prazo.

Assim sendo, por incrível que pareça, os advogados e agentes de propriedade industrial passaram a recomendar o registro dos slogans, perante o INPI, como marca, independentemente das chances de registro.

De fato, há alguns anos vários slogans têm sido depositados como marca. Alguns até lograram êxito, como o “Mastercard… Priceless” e “Just do it” (Nike), mas a grande maioria tem sido indeferida de plano, ensejando a apresentação de recursos contra os indeferimentos.

O interessante é que, quando parte da marca que contém o slogan é considerada registrável, o INPI ao analisar o recurso tem formulado exigência dando a opção à Requerente de prosseguir com o exame do pedido de registro com exclusão da expressão considerada irregistrável como marca, nos termos do art. 124, VII, da LPI. Caso a empresa opte por cumprir a exigência, ela deverá apresentar novos formulários de pedido de registro com a marca sem a expressão de propaganda de modo que o pedido possa ser deferido. Neste caso, a marca inicialmente apresentada, contendo a expressão de propaganda, será substituída pela nova marca sem a expressão. Assim, se a intenção do depósito era somente ter a marca registrada, a Requerente deve, sem dúvida, cumprir a exigência.

Por outro lado, se a intenção era manter um “record” da data da criação do slogan, então a exigência não deverá ser cumprida. Isto porque, o não cumprimento ensejará a manutenção do indeferimento e o arquivamento do pedido e, consequentemente, a marca será mantida indefinidamente na base de dados do INPI, tal como originalmente depositada, com a expressão de propaganda.

Como se verifica na falta de um registro oficial, o “jeitinho brasileiro” foi posto em ação e o INPI passou a ser um “órgão depositário” de slogans, o que atrasa o andamento dos processos de registro das marcas propriamente ditas. Assim, além da questão “cumprir ou não cumprir” as exigências do INPI, devemos considerar, principalmente, “reinstituir ou não reinstituir” a proteção formal a esses sinais .

Os Slogans e as Exigências do INPI: cumprir ou não cumprir, eis a questão

por Deborah Portilho
Revista UpPharma, nº 107, ano 31, Set./Out. 2008

O antigo Código da Propriedade Industrial (Lei 5.772/71), que vigorou até maio de 1997, previa um registro específico para slogans e expressões de propaganda. Entretanto, a atual Lei da Propriedade Industrial (LPI, Lei 9.279/96) não só aboliu esse registro, como também determinou o arquivamento de todos os pedidos em andamento e a não prorrogação dos registros existentes. Além disso, a LPI proibiu expressamente, em seu artigo 124, VII, que sejam registrados, como marca, sinais ou expressões empregadas apenas como meio de propaganda.

Cabe esclarecer que o objetivo aqui não é debater a essência desse dispositivo legal, mas sim discutir o que as empresas têm feito para proteger seus slogans e como a questão vem sendo tratada pelo INPI.

Assim que a LPI entrou em vigor, o INPI passou a indeferir os pedidos de registro de marca que contivessem expressão de propaganda e as empresas foram então orientadas a registrar os slogans em cartório. Contudo, essa opção não vingou, já que, apesar de o registro ser público, ele não é divulgado para possíveis manifestações de terceiros, nem para consulta em uma base de dados como a do INPI.

Outra opção foi o registro de slogans como parte de uma publicidade perante o Escritório de Direito Autoral da Fundação Biblioteca Nacional. Apesar de o registro de slogans não ser permitido, se eles estiverem contidos em uma publicidade registrada perante o citado órgão, estarão indiretamente protegidos. Todavia, essa também não era a melhor solução uma vez que não protegia os slogans por si sós.

Em vista dessas dificuldades e com o objetivo de proteger as criações das agências de propaganda – o que inclui os slogans – a Associação Brasileira da Propaganda (ABP) criou a Entidade Depositária da Criação de Propaganda. O material criado é enviado a ABP, em envelope lacrado, o qual é guardado por 6 meses, prorrogáveis por mais 6 meses. Caso haja necessidade de comprovação da anterioridade da criação, o envelope é enviado ao Conar ou ao Judiciário. Entretanto, como o depósito na ABP é por apenas um ano, os slogans ficam sem proteção após esse prazo.

Assim sendo, por incrível que pareça, os advogados e agentes de propriedade industrial passaram a recomendar o registro dos slogans, perante o INPI, como marca, independentemente das chances de registro.

De fato, há alguns anos vários slogans têm sido depositados como marca. Alguns até lograram êxito, como o “Mastercard… Priceless” e “Just do it” (Nike), mas a grande maioria tem sido indeferida de plano, ensejando a apresentação de recursos contra os indeferimentos.

O interessante é que, quando parte da marca que contém o slogan é considerada registrável, o INPI ao analisar o recurso tem formulado exigência dando a opção à Requerente de prosseguir com o exame do pedido de registro com exclusão da expressão considerada irregistrável como marca, nos termos do art. 124, VII, da LPI. Caso a empresa opte por cumprir a exigência, ela deverá apresentar novos formulários de pedido de registro com a marca sem a expressão de propaganda de modo que o pedido possa ser deferido. Neste caso, a marca inicialmente apresentada, contendo a expressão de propaganda, será substituída pela nova marca sem a expressão. Assim, se a intenção do depósito era somente ter a marca registrada, a Requerente deve, sem dúvida, cumprir a exigência.

Por outro lado, se a intenção era manter um “record” da data da criação do slogan, então a exigência não deverá ser cumprida. Isto porque, o não cumprimento ensejará a manutenção do indeferimento e o arquivamento do pedido e, consequentemente, a marca será mantida indefinidamente na base de dados do INPI, tal como originalmente depositada, com a expressão de propaganda.

Como se verifica na falta de um registro oficial, o “jeitinho brasileiro” foi posto em ação e o INPI passou a ser um “órgão depositário” de slogans, o que atrasa o andamento dos processos de registro das marcas propriamente ditas. Assim, além da questão “cumprir ou não cumprir” as exigências do INPI, devemos considerar, principalmente, “reinstituir ou não reinstituir” a proteção formal a esses sinais .